申请和答复质量对专利权的影响

前言

2010年施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。可见，专利审查意见答复文件的质量也直接影响专利后续的维权程序。因此，既要重视撰写阶段专利申请文件的质量，也要重视审查意见答复文件的质量，在答复时需要仔细阅读申请文件、对比文件和审查意见，谨慎回复审查员的意见，特别注意不能轻易放弃范围，否则，有可能在后续维权程序中追悔莫及。

案由

专利号为ZL03112809.2、名称为无刷自控电机软启动器的发明专利，其申请日为2003年2月2日，授权公告日为2003年3月8日，专利权人为朱福奶、翟佑华、马国奶。2009年，该专利的被许可方起诉全新公司未经原告及专利权人许可，为生产经营目的制造销售侵权产品。全新公司于2010年1月14日向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了相关证据，其关键无效理由为：本专利权利要求未得到说明书的支持。

2010年8月22日，专利复审委员会经审查作出第15243号无效宣告请求审查决定，以权利要求1-5未得到说明书的支持、不符合专利法第26条第4款的规定为由宣告本专利权全部无效。

朱福奶、翟佑华、马国奶不服被诉决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。北京市第一中级人民法院于2011年12月20日作出（2011）一中知行初字第5号行政判决：一、撤销专利复审委员会作出的第15243号无效宣告请求审查决定；二、专利复审委员会于本判决生效之后重新作出决定。 

专利复审委员会、全新公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院于2013年12月18日作出的（2012）高行终字第1836号行政判决：一、撤销北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第5号行政判决；二、维持第15243号无效宣告请求审查决定。 

朱福奶、翟佑华、马国奶不服被诉决定，向最高院请求再审。最高人民法院于2015年7月1日作出判决，判决书中认为权利要求1、2、4无效、权利要求3、5有效。

分析案情可知，导致这个专利命运起伏的关键因素在于权利要求1和说明书记载的内容。一起来了解一下这个专利：
该专利的权利要求1的内容如下：

1、一种无刷自控电机软起动器，包括电解液、电解液贮容器，处于电解液中可相对移动的静电极和动电极以及与其电气相连接的接线柱，接线柱与电机电枢连接，使静电极和动电极之间的电阻与电枢串接，其特征在于：所述电解液贮容器为一具有可固定套设在电机转轴上结构的环形容器，静电极(1)和动电极(2)相对地沿转轴径向放置，且相对于轴心，静电极(1)设置在动电极(2)的外侧，电解液贮容器内腔中还设有沿径向设置的导向杆(3)，动电极(2)可滑动地安装在其上，动电极(2)与静电极(1)之间设有阻止动电极(2)向静电极(1)移动的弹性阻力装置；所述弹性阻力装置的阻力与动电极(2)和静电极(1)之间距离成反比；电解液贮容器上还设有排气阀(14)和安全阀(13)。

专利的说明书文字部分中与弹性阻力装置相关的内容在发明内容部分：本发明与现有技术相比具有的有益效果是：上述结构的启动装置，由于电解液贮容器是固定安装在电动机转轴上的，因此在启动过程中电解液贮容器随转轴同步旋转，无需另配专用启动控制装置，内部动电极在离心力的作用下，克服弹性阻力装置的阻力向静电极靠近，转速越高则离心力越大，动电极与静电极越近，动电极与静电极之间的电阻越小，转速达到额定值时，动电极与静电极相贴，动电极与静电极之间的阻值为零，完成启动过程；通过选用合适的阻力装置和电解液，就可以达到最佳启动过程控制，且由于电解液为纯阻性阻抗，因此不影响功率因素，启动过程中产生的蒸气通过排气阀和安全阀排出。
相关说明书附图如下：

另外，笔者注意到，在答复审查意见的过程中，专利权人将原权利要求4删除，权利要求4的附加技术特征为“所述弹性阻力装置为压缩弹簧，压缩弹簧一端固定在动电极上，另一端固定在静电极上”。

复审委的无效决定中认为：权利要求l记载了动电极（2）与静电极（1）之间设有阻止动电极（2）向静电极（l）移动的弹性阻力装置。尽管说明书的“发明内容”部分记载了与权利要求l完全相同的内容，但“发明内容”中记载的技术方案仅是在形式上要求与权利要求所限定的相应技术方案表述一致，真正能够支持权利要求的内容应体现在“实施例中”。本专利说明书“具体实施方式”记载的动、静电极之间并未设置任何部件，这与权利要求1中动、静电极之间设有弹性阻力装置的方案不一致，因此，权利要求1没有得到说明书的支持，不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十六条第四款的规定。

北京市一中院的一审判决认为：说明书实施例部分记载的是一个等同替代方案，即对弹性阻力装置的具体位置稍加变化，所起作用完全相同，实施例中记载该技术方案是为了在解释权利要求1的保护范围时将等同替代方案概括进去，说明书发明内容部分的技术方案和实施例部分的技术方案在实际中通常分别使用，理论上也可以同时使用。因此，本专利符合专利法第二十六条第四款的规定。

北京市高级人民法院二审认为：虽然本专利说明书中发明内容部分亦记载：“动电极与静电极之间设有阻止动电极向静电极移动的弹性阻力装置”，并说明了弹性阻力装置的作用是“动电极在离心力的作用下，克服弹性阻力装置的阻力向静电极靠近，……当转速达到额定值时……完成启动过程”。但是，本专利说明书中给出的具体实施方式却是，所述“阻止动电极向静电极移动的弹性阻力装置”并未设置在“动电极与静电极之间”，而是设置在动电极与凹腔内环侧壁之间。显然，本领域技术人员在阅读本专利说明书中有关“阻止动电极向静电极移动的弹性阻力装置”设置在动电极与凹腔内环侧壁之间的具体实施方式后，无法得出本专利权利要求中记载有“动电极与静电极之间设有阻止动电极向静电极移动的弹性阻力装置”的技术方案。

朱福奶、翟佑华、马国奶向最高院申请再审称，二审判决将“动电极与静电极之间”片面单纯的理解为动电极（2）与静电极（1）两者的中间空间位置，认定事实缺乏证据证明，存在错误。本专利权利要求1的“之间”应理解为“动电极与静电极两者之间阻力作用关系”，满足“所述弹性阻力装置的阻力与动电极（2）和静电极（1）之间距离成反比”的阻力作用条件。

最高院的判决认定：本专利权利要求1中记载“……电解液贮容器内腔中还设有沿径向设置的导向杆（3），动电极（2）可滑动地安装在其上，动电极与静电极之间设有阻止动电极向静电极移动的弹性阻力装置；所述弹性阻力装置的阻力与动电极和静电极之间距离成反比，电解液贮容器上还设有排气阀和安全阀……”，上述文字含义清楚明确。权利要求1限定的“之间”指的是“之中”，但本专利说明书具体实施方式记载的动、静电极之间并未设置任何部件，所述“阻止动电极向静电极移动的弹性阻力装置”是设置在动电极与凹腔内环侧壁之间，即只公开了“之外”的情形。作为动电极与静电极“之中”设置的压簧的技术方案，在说明书文字及附图中均没有记载，且由于压簧的自身长度不能压缩为零，而根据本专利说明书的记载，本专利在实现过程中要使动电极与静电极相贴，动电极与静电极之间的阻值为零，才完成启动过程。因此，被诉决定认定权利要求1没有得到说明书的支持正确。

总结

本案中，权利要求1中记载了“动电极(2)与静电极(1)之间设有阻止动电极(2)向静电极(1)移动的弹性阻力装置；所述弹性阻力装置的阻力与动电极(2)和静电极(1)之间距离成反比”，实际上限定的是在动静电极之间设置压簧的方案，但在说明书和说明书附图中记载的却是在动电极之外设置拉簧的方案。对于压簧的方案却没有任何记载，导致了权利要求1被无效，令人惋惜。更令人痛心的是，答复时专利权人删除了压簧的方案，而在专利侵权诉讼中，被告的产品恰恰采用的是压簧的方案，虽然最高法裁定权利要求3、5有效，对应保护的却是拉簧的方案，也就是说，权利要求1、2、4的无效直接导致维权失败！

本案充分说明了专利申请文件撰写和答复质量的重要性。撰写权利要求时，对技术特征的限定要仔细斟酌，限定必要技术特征即可，以期保护最大的范围并且体现发明特征；撰写说明书时，需要结合附图对权利要求概括范围内的各个方案进行详细描述才能对权利要求的保护范围进行有效支撑，而不应当草率了事，否则即使获得授权也经不起诉讼程序的检验，权利仍然是不稳定的；另外，在答复审查意见时，对于审查员意向驳回的权利要求要据理力争，不能轻易放弃，否则有可能追悔莫及。

本文属华勤知识产权原创，转载请注明出处。

公司名称：深圳市华勤知识产权代理事务所(普通合伙)

地址：深圳市南山区高新园北区华瀚创新园C座301B

联系电话：0755-86703579/15626591390

网址：http://www.huaqinip.com