关于如何答复涉及“实用新型保护客体”的审查意见

                              前言

实用新型专利由于审批时间短、授权相对容易，在我国知识产权保护体系中起着重要作用。近年来，随着专利质量提升工程的实施，我国对实用新型专利的审查力度加强，实用新型驳回案件比例陡然增大。在被驳回的案件中，因不符合《专利法》第二条第三款（实用新型保护客体）而被驳回的案件占较大比例。

                                  正文

我国《专利法》第二条第三款对实用新型专利的定义如下：实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。《专利审查指南》定义：形状，是指对产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系，产品的构造可以是机械构造，也可以是线路构造。换句话说，技术方案符合 “具有确定的空间形状”、属于“机械构造或者线路构造”这一条件，就是实用新型专利保护客体。

涉及实用新型保护客体的审查意见主要包括以下两种类型:1、要求保护的技术方案属于涉及对材料进行改进的技术方案；2、要求保护的技术方案属于涉及方法本身进行改进的技术方案。

一、涉及材料改进的审查意见主要针对既包含形状、构造特征又包含材料的权利要求。对于该类审查意见，建议首先确定材料是否已知，其次确定是否受产品的结构特征约束，最后从是否对材料本身进行改进这个角度去答复。

案例1

审查意见：权利要求所要求保护的是一种“智能挡光板”，其技术方案中包含“液晶、预聚物高分子材料及手性掺杂剂的混合物”，其是对物质组分的限定，而物质组分不属于实用新型专利给予保护的产品构造，因此不符合专利法第二条第三款的规定。

答复：《专利审查指南》中指出：允许产品中的某个技术特征为无确定形状的物质，如气态、液态、粉末状、颗粒状物质，只要其在该产品中受该产品结构特征的限制即可。本案中，“液晶、预聚物高分子材料及手性掺杂剂的混合物”受结构特征“框体”限制。另外，“液晶、预聚物高分子材料及手性掺杂剂的混合物”均属于已知材料，例如，公告号为CNXXXXXXXXXX的中国专利文献就已经公开了该材料，因此本申请的技术方案并不涉及对材料本身进行改进。综上，申请人认为权利要求1的技术方案属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

总结：本案中虽然涉及材料，但代理人提供了证据加以证明涉及的材料为已知材料，实用新型方案并非对材料进行改进以获得新材料，方案本质仍然是针对机械构造所进行的改进，最终被审查员接受。

二、涉及方法本身进行改进的审查意见针对的是既包含形状、构造特征又包含方法特征的权利要求。该类型的审查意见较多，答复时，笔者建议着重阐述技术方案中涉及的方法特征属于现有技术，技术方案是对产品的线路构造进行改进，并非对方法或程序本身进行改进。

案例2

审查意见：权利要求1所要求保护的技术方案中包括“移动临场会诊系统”，该方案中的功能模块明显需要利用计算机程序或者协议实现其功能，该权利要求所要求保护的技术方案明显包含对计算机程序或者协议本身作出的改进，属于涉及方法内容的技术方案，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

代理人的答复：本申请的权利要求1所请求保护的移动临场会诊系统包括信号处理器、视频会议终端及显示器，其中信号处理器主要用于接收患者的检验数据，并将其处理生成可传输的数据后，将其传输至视频会议终端或显示器。从单个特征来说，信号处理器、视频会议终端及显示器均为硬件，属于占据空间的实体元器件。另外，参见本申请的背景技术，现有的会诊系统采用各种医用推车及医护工作车捆绑台式电脑或笔记本电脑来协助医护人员工作，通过摄像头现场摄像，院内网络数据共享等方式，来实现院内的远程会诊，其构造相对庞大臃肿。本实用新型移动临场会诊系统主要在于提供信号处理器、视频会议终端及显示器的线路构造来改进现有的会诊系统结构，其中信号处理器、视频会议终端及显示器之间的通讯均是现有技术所能实现的，并不是本方案的改进重点。本方案重点针对系统结构上进行改进，因此，属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

总结：本案中，代理人重点强调技术特征并非计算机程序，而是占据空间的元器件实体，方案本质是针对线路构造所进行的改进，虽然没有修改也没有提供现有技术证明，但由于元器件实体和线路构造阐述较为充分，最终被审查员接受。

案例3

审查意见：权利要求1-9所要求保护的技术方案中包括“自动拨号模块”，该模块的功能是通过特定的计算机程序实现的，而不是通过产品的硬件结构或是之间的连接关系实现的，该技术特征是对方法本身提出的改进，该权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

代理人答复：申请人将专利申请文件说明书中记载的“所述自动拨号模块为电路芯片或者实现其功能的子电路”补充到权利要求1。如此，本领域技术人员能够明确得知本实用新型技术方案中的“自动拨号模块”的为实现自动拨号功能的芯片或子电路，权利要求1所请求保护的技术方案实质上是对线路构造的改进，并非对方法本身提出的改进。因此，属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

总结：本案中，代理人对权利要求进行了修改，重点强调涉及方法的技术特征属于电子电路或者芯片，电子电路显然或者芯片显然属于线路构造，方案本质是针对线路构造所进行的改进，最终被审查员接受。

    总结

通过上述案例可知，实用新型要想获得保护，只能限定“机械构造”或者“线路构造”，即在权利要求书中多描述占据空间的实体部件及部件与部件之间的关系，如，机械部件之间的连接关系、位置关系和机械配合关系，电子电路中各元器件之间的连接关系等，这样可以最大程度避免产生保护客体的问题。但如果方案中既涉及实体的线路构造，又不可避免涉及由计算机程序所构成的功能模块，建议将保护主题限定为一种XXXX电路，或者在说明书中将功能模块描述至为某型号的芯片或者具体的电子电路，以应对可能产生的非实用新型保护客体的问题。

温馨提示：对于收到审通的实用新型，如果一旦发现申请文件缺陷难以克服将要驳回，应当主动撤回申请或者不做答复使得专利申请视为撤回，以避免客户技术方案公开造成损失。

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